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米CAFCが専属ライセンシーの単独提訴適格を認める判決、ライセンス契約時の提訴権明記が鍵に
米連邦巡回控訴裁判所(CAFC)は、TexasLDPC対Broadcom訴訟において原審判断を破棄しました。CAFCは、大学から専属ライセンスを受けたTexasLDPCに対し、製造販売や独占的提訴権が適切に授与されているため、原専利権者を訴訟に強制参加させずとも単独で特許侵害訴訟を提起できる当事者適格を認めました。
ライセンシーが自ら製造を行わず権利行使のみに注力する場合、ライセンス失効が懸念されがちですが、裁判所は権利行使自体も正当な事業活動と判断しました。なお自社技術のみで事業を展開する企業への直接的影響はありません。台湾実務でも知的財産局(TIPO)への専属実施権の登録により独占的実施権者の単独提訴が可能となりますが、米台ともに「排他的提訴権」や「損害賠償請求権」が契約上完結して移転しているかが判断の分かれ目となります。
米国や台湾で専属ライセンス契約の締結や見直しを行う知財・法務担当者は、契約内に①権利行使の活動定義、②排他的提訴権および損害賠償請求権の完全な移転、を明記すべきです。また台湾実務では登録手続(費用も抑えられ数週間で完了します)を失念しないよう注意が必要です。
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